El Caso Bilski y la Desmaterialización del Conocimiento

El 28 de junio de 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el caso “Bilski” (1) de trascendental importancia no sólo para el área de patentes, sino también para las áreas de desarrollo de negocios en las industrias de software, life sciences y entrepreneurship en general.

El caso se originó con una solicitud de patente por la cual Berlard Bilski y Rand Warsaw solicitaron el patentamiento de una fórmula matemática para cubrir riesgos en los negocios, así como también su aplicación a los mercados de commodities (energía). En todas las instancias previas tanto en la faz administrativa como en la judicial el pedido había sido denegado.

Llegado el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ésta rechazó el patentamiento de esta puntual idea aplicada a los negocios, y sentó como precedente que: (i) el Machine and Transformation Test (2) “MOT” deja de constituir el método exclusivo para determinar qué puede ser patentable y qué no; y que (ii) los descubrimientos aplicados a métodos de software, ciencias médicas y negocios pueden ser patentables.

Previa a la resolución de la Corte, en instancias anteriores, además de rechazarse la solicitud concreta de patentamiento, se afirmaron los criterios clásicos, restrictivos y de exclusión hacia los procesos intangibles.

En primer lugar, el examinador de las patentes rechazó la solicitud por no estar dirigida hacia un arte tecnológico ni implementada en un artefacto puntual. Indicó que la solicitud sólo constituía la manipulación de una idea, que si bien resolvía un problema matemático, no tenía una aplicación práctica.

Por otro lado, la Junta de Apelación de Patentes confirmó el rechazo, y agregó que la solicitud sólo involucraba un mero proceso mental, y que por lo tanto, al estar direccionado a una idea, constituía, simplemente, “algo abstracto”.

La Corte de Apelaciones también confirmó tanto la resolución, como también el criterio restrictivo para evaluar creaciones intelectuales. Agregó que el sistema de patentes fue diseñado para proteger y promover los avances de la ciencia y de la tecnología, y no ideas sobre cómo estructurar transacciones comerciales. La Corte concluyó que el proceso no era patentable, ya que no había “pasado” el MOT.

Finalmente, llegado el caso a la Corte Suprema, se produjo un fallo cuyas consecuencias excedieron el ámbito de la securitización de los procesos o fórmulas (patentes) para adentrarse en la materia del desarrollo de negocios en general.

El voto mayoritario, redactado por el juez Kennedy, y seguido por los jueces Alito, Roberts, Thomas y Scalia amplió el ámbito de las industrias y procesos sujeto a posible tutela por las patentes, así como también sobre lo que se entiende por “proceso” patentable.

El fallo, que fue ampliamente festejado por las áreas de desarrollo de software y biotecnología, también tiene gran repercusión en las áreas “ejecutivas” de la invención, como las de transferencia de tecnología y entrepreneurship en general, las que verán ampliadas sus esferas de actuación.

La sentencia es muy interesante también en lo que hace a la interpretación de los textos legales, la que indica debe realizarse conforme al uso “ordinario, contemporáneo y común” de las palabras. En el caso concreto, se sostuvo que la palabra “proceso”, que en el pasado refería solamente a activos tangibles (era industrial), hoy debía aggiornarse para también contener a los intangibles. En consecuencia y en virtud de esta nueva interpretación, múltiples procesos ligados a las tecnologías y a la innovación médica podrían desde ahora, ser considerados como un activo objeto de protección.

La Corte Suprema indicó que utilizar el MOT en tiempos actuales como único criterio ivo, creará incertidumbre en materia de patentamiento de software, técnicas de diagnóstico médicos avanzados, invenciones basadas en programación linear, compresión de datos y manipulación de señales digitales. Concluyó la Corte Suprema indicando que esta era demanda la posibilidad de que la innovación sea colocada en muchas manos más.

El voto de la minoría, liderada por el juez Stevens, y seguida por los jueces Ginsbur, Breyer y Sotomayor consideró distorsiva la inclusión de los procesos aplicados a los negocios como objeto de patentamiento. Indicó que permitir el patentamiento en los procesos de negocios restringirá el conocimiento en vez de promoverlo. Amplió indicando que los procesos de negocios ya son hoy tutelados por otras vías como los Non Disclosure Agreements, el First Mover Advantage, u otros, y que una mayor rigidez, lejos de estimular la innovación, la coartará.

Como el fallo permite que los procesos aplicados a los negocios sean patentables, pero no los define, se anticipan nuevas discusiones en el corto plazo.

(1) Bilski y otros c. Kappos: http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf

(2) El “Test de Maquinaria o Transformación” es un test que se ha venido utilizando para evaluar si un proceso debe o no ser patentado. Se llama “Machine or Transformation Test” ya que a manera de axioma, sólo permite el patentamiento si: (i) el proceso se encuentra implementado en una particular maquinaria, un aparato específico adaptado para perfeccionar un proceso de manera no convencional o bien (ii) transforma un artículo que se encuentra en un estado de cosas, a otro estado de cosas. En suma, es un criterio material que persigue la patentabilidad solo de creaciones tangibles.

La complejidad demanda un contrato “autosuficiente”

A mayor complejidad del ecosistema negocial en el que el contrato debe desenvolverse, mayor autosuficiencia en el instrumento contractual se necesita.

En el post anterior tratamos cómo el contrato como instrumento debe construirse pari passu a medida en que se desarrolla el contrato como negocio.

El asesor legal es formado para pensar el contrato (negocio) como un acto, por lo cual, intuitivamente, tiende a desagregar la negociación-ejecución de la redacción. Entre las razones que justifican tal instrucción, una concepción del acuerdo propia de la Era Industrial y asociada a intercambios instantáneos de bienes tangibles. Sin embargo, nuevos tiempos corren.

El reto que impone la Era del Conocimiento es analizar entornos complejos donde los flujos de información, modificaciones, ajustes y oportunidades son permanentes, sobre relaciones sucesivas y en relación a bienes intangibles y líquidos.

El desafío para el estratega legal en este paradigma es comprender que el contrato es un proceso y no meramente un instrumento que da inicio a un negocio jurídico. Este último comienza y termina con la conclusión del negocio comercial, y durante su vida, el vehículo debe prever y contener en su interior todos los mecanismos para manejar todas las contingencias posibles y deseables.

El contrato, aunque por la teoría sea definido como un acto, hoy implica, para la mayoría de los negocios, un proceso que se agota con el cumplimiento de todas las prestaciones a cargo de las partes.

Tanto las partes como los asesores deben tener una comprensión holística de dicho proceso, el cual comienza con el concurso de las voluntades, pero que no provoca un congelamiento de las mismas en el instrumento.

Redacción y ejecución del negocio no deben ser dos cuestiones diferenciadas, sino que el camino debe ser de doble vía. Mientras que con la redacción se negocia, con la negociación se redacta.

La idea con esto es que el contrato se convierta en un instrumento “autosuficiente”, tanto en su redacción como en su performance.

Se dice que un contrato es autosuficiente cuando contiene sus propias definiciones, incentivos y desincentivos y también las soluciones para los supuestos de inejecución de obligaciones como las garantías auto-liquidables o a primera demanda.

Autosuficiencia implica impedir que sean los terceros ajenos a las partes quienes deban interpretar los términos del acuerdo, o bien proceder a la ejecución de las obligaciones definidas en aquellos.

Es por ello que es saludable que los acuerdos complejos comiencen con una sección que defina lo que las partes entienden por cada uno de los términos cruciales para evitar que esta labor sea realizada por otros, árbitros y jueces incluidos.

Lo mismo para el caso de la ejecución de sus obligaciones. Si bien el contrato debe ser pensado –como última ratio- para triunfar en tribunales, lo cierto es que ningún abogado corporativo desea incursionar en esos ambientes. Máxime con los niveles de institucionalidad que hay en nuestros lares.

No hay que ver las cláusulas contractuales de una manera disociada de la realidad a la cual ellas modelan.

En función de estos conceptos, vemos cómo el contrato puede ser visto como “modelo ilustrativo”, meramente descriptivo de una realidad puntual, o bien como “modelo de negocio autosuficiente”, el cual contiene adentro suyo todos los elementos portadores del éxito para dicho negocio.

Este último modelo desde luego implica un ejercicio más exigente, ya que supone el ejercicio intelectual de anticipar todas las contingencias y escenarios posibles y sus avenidas resolutorias.

Esta forma de pensar un contrato es también aplicable a los supuestos de contratos incompletos, en los cuales debido a costes de oportunidad no se pueda o quiera describir todo el estado de cosas.

Para estos casos, el redactor-negociador deberá también tomar control de la ambigüedad y de la incertidumbre para no ceder la definición a terceros también la definición de estos valores, ni el llenado de estos claros.

En ambos casos, sea el entorno más o menos incierto y se deba/pueda redactar con mayor o menor precisión, mayor o menor ambigüedad, no se debe ceder el control a los terceros.